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米連邦巡回控訴裁判所、対人管轄権に関するかつてのブライトライン・ルールを曖昧に (21/12/23)
今、自分の本拠州以外の場所でその権利を主張しようとする特許権者は、停止通告書や催告書を送信する前に送信するか否かをよく考える必要が出てきた。Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, Inc., 148 F.3d 1355 (Fed. Cir. 1998)訴訟における連邦巡回控訴裁判所の判決以来の過去20年間、特許権者は、他の州にいる被疑侵害者に対して、自らがその被疑侵害者のいる他のフォーラムでの対人管轄権を受けることなく停止通告書を送ることができていた。Red Wing判決は、特許所有者が書簡の中で特許権を主張するだけの行為を行った場合には対人管轄権を排除するブライトライン・ルールを確立したかのように思われた。しかし現在、連邦巡回控訴裁判所は必ずしもそうではないかもしれないとしている。Trimble Inc. v. PerDiemCo LLC訴訟で連邦巡回控訴裁判所は、特許所有者が被疑侵害者との間にあった22回の通信に基づき、他の州での管轄対象となることを判示した。裁判所はこの通信を「広範な」もので、停止通告書や催促書というよりも「第三者間の交渉」に近いものであったと判断した。 Trimble, 997 F.3d 1147, 1156-57 (Fed. Cir. 2021).
背景
テキサス州の有限責任会社であるPerDiemCoの弁護士は、アイオワ州の有限責任会社であるInnovative Software Engineering, LLC(以下「ISE」)に書簡を送った。この書簡は、ISEがジオフェンシングと電子ログ技術に関する9件の特許を侵害していると訴えるもので、書簡にはアイオワ州北部地区あてに提出するための未提出の訴状が添付されていた。
テキサス州の会社がアイオワ州の会社宛てに送ったアイオワ州での訴訟を脅す書簡は、なぜカリフォルニア州北部地区がテキサス州の会社に対して特定の対人管轄権を持つのに十分であったのだろうか。連邦地方裁判所レベルでは、PerDiemCo.の言い分が通ったが、これは先例から予想された結果であった。一見するとRed Wing判決の単純な適用であるが、連邦地方裁判所は「PerDiemCoに特定の対人管轄権を行使することは、憲法上不合理である」と判断した。Id. at 1152. 結局のところ、Red Wing判決は、「特許権者は、侵害の疑いがあることをたまたまその地にいる当事者に知らせるだけで、その地の対人管轄権を受けるべきではない」という命題を掲げたものであった。Id. at 1154 (引用 Red Wing, 148 F.3d at 1361) もしもブライトライン・ルールとしての適用がなされた場合、特許権者であるPerDiemCoは、カリフォルニア州の居住者であるTrimbleに侵害の疑いを伝えただけでは、カリフォルニア州北部地区の特定の対人管轄権の対象とはならなかったであろう。
控訴審において、連邦巡回控訴裁判所は、「本件では、最低限の接触(minimum contacts)または意図的な利用(purposeful availment)の要件が容易に満たされる」認定理由をいくつか挙げ、判決を覆した。Id. at 1157.
まず、ISEは、デラウェア州の有限責任会社であり、カリフォルニア州サニーベールに本社を置き、ISEの親会社でもあるTrimbleに書簡を転送した。Trimbleが解決のための連絡先として名乗りを上げた後、PerDiemCoは同社とのやり取りを開始した。
第2に、PerDiemCoはその後、ISEだけでなくTrimbleに対しても新たに合計11件の特許が関与する嫌疑を主張した。PerDiemCoは、本拠地であるテキサス州東部地区で訴訟を起こすと脅し、そのために弁護士を雇ったことをTrimbleに伝えた。
第3に、TrimbleとISEは、拘束力のある調停に入り、解決のための交渉を行うことについて連絡を取り合った。彼らのチーフIPカウンセルは、「Trimbleは生産的な話し合いが続く限り交渉を行う意思があった」と具体的に述べている。Id. at 1151.
第4に、裁判所は膨大な量のコミュニケーションを指摘している。当事者らは、TrimbleとISEがカリフォルニア州北部地区で宣言判決を求めるまでの3ヶ月間に、書簡、電子メール、または電話で少なくとも22回やり取りをしていた。
Trimble判決後、Red Wing判決の何が残るのか
基本的なルールは変わらない。州外の被告が本拠州以外で対人管轄権の対象となるかどうかを判断するために、裁判所は被告が「フォーラム州内で活動を行う特権を意図的に利用した」かどうか、また、原告の請求がこれらの接触から「生じた、または関連していた」ものかどうかを調べる。
Ford Motor Co. v. Mont. Eighth Jud. Dist. Ct., 141 S. Ct. 1017, 1024-25 (2021) (内部引用符は省略)裁判所は、特定の対人管轄権があるかどうかを分析する際に、この行使が「フェアプレイと実質的正義」に合致するかどうかも考慮しなければならない。Id. at 1024 (引用:Int’l Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. at 310, 316-17 (1945)) を参照のこと。
Red Wing訴訟では、ニューメキシコ州を拠点とする特許権者が、侵害を主張し、非独占的ライセンスの交渉を申し出る3通の書簡を送った。ミネソタ州を拠点とする侵害を主張された者は、延長の要求や侵害の否定などの返答を行い、最終的にはミネソタ州で宣言判決を求めた。連邦巡回控訴裁判所は、「フェアプレイと実質的正義の原則により、特許権者は、他州の法廷での管轄に属すことなく、自らの特許権を他者に知らせることができる十分な余地がある」と判断した。Red Wing, 148 F.3d at 1360-62. つまり、ミネソタ州の裁判所は、ニューメキシコ州に本拠を置く特許権者が停止通告書を送ったからといって、その特許権者に対して対人管轄権を行使することはできないということだ。
Trimble判決は逆に、連邦巡回控訴裁判所はカリフォルニア州の連邦地方裁判所が、テキサス州に拠点を置く特許権者に対して同様の行為に関して対人管轄権を行使できるとした。Trimble判決は、特許権者がRed Wing判決に基づいて頼りにしてきた明確さを断ち切った。連邦巡回控訴裁判所は、Red Wing判決が覆されたわけではないとしながらも、裁判所は、「催告書では対人管轄権が絶対に発生しないという一般的なルールはない」ために、Red Wing判決はカリフォルニア州がPerDiemCo.の管轄を有することを妨げるものではないとの説明をした。Trimble, 997 F.3d at 1156. その代わりに、「現在のRed Wing判決の下での核心となる問題は、被告のフォーラムへのつながりが、最低限の接触または意図的な利用テストを満たすのに十分であるのかどうか、そして...デュープロセスと公平性に適合するかどうかである」としている。Id.
影響
Trimble判決後、特許紛争の両サイドは、侵害疑惑について対応する前に慎重に考える必要があるだろう。 特許権者にとって、22回の通信は対人管轄権を回避するには明らかに多すぎるのだ。しかし現在では明らかであった境界線が曖昧になってきている。
将来の訴訟が境界線を決定するであろう。Trimble判決で連邦巡回控訴裁判所は、最高裁判所が「『孤立した、または散発的な(接触)を、継続的なものとは異なるものとして扱うように』という指示を出していると解釈したとの説明をし、今後についていくらかヒントを与えた。Id. (Ford, 141 S. Ct. at 1028 n.4を引用) これは、ライセンスの申し出を含む停止通告書が「長期にわたる継続的なビジネス関係を想定した対等な交渉ではなく、紛争となっている請求の解決のための申し出に近い」とするRed Wing判決での以前の見解と一致しているようだ。Red Wing, 148 F.3d at 1361. 当面の間、これらの問題については、裁判所がケースバイケースで分析する必要があるかもしれない。
ブライトライン・ルールがなく、また、被疑侵害者にライセンスを供与するために必要なコミュニケーションの回数を事前に予測することができないため、特許権者は大きな不確実性に直面することになる。自分の本拠州や自身が選択したフォーラム以外での訴訟を望まない特許権者にとっては、最初に出願し、後から交渉を試みる傾向が強まるだろう。彼らには訴訟費用を回避したいという気持ちよりも、望ましくないフォーラムに何年も拘束されることを考える気持ちの方が大きいかもしれない。自分の本拠州で先に宣言判決を申請することで、裁判権上の優位性を確保したいと考えているかもしれない被告人の場合には、特許権者と関わりを持ち、訴訟前のコミュニケーションの量を増やす動議となる。このような動きは、裁判所がTrimble判決における連邦巡回控訴裁判所の判決を解釈し適用することにより、今後も展開されていくであろう。Q
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
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