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テキサス西部地区における特許プラクティス (21/01/29)
今年テキサス西部地区は特許訴訟に関して米国で最も需要のある管轄区となった。Docket Navigatorによると2020年12月中旬時点で800件以上の訴訟がテキサス西部地区で提起されているという。これは昨年提起された訴訟の数よりもはるかに多く、また、テキサス西部地区で2018年全体で提起された訴訟の数の8倍もの数字である。
参照 https://search.docketnavigator.com/patent/court/225/0
(2018年の90件に対し、2020年12月15日までの時点で808件もの訴訟が提起されたテキサス西部地区。)対して、デラウェア地区では約700以下の訴訟、そしてテキサス東部地区では400の訴訟が提起された。
参照 https://search.docketnavigator.com/patent/court/13/0 (デラウェア地区);
https://search.docketnavigator.com/patent/court/222/0 (テキサス東部地区).
テキサス西部地区での訴訟の提起数の上昇は2018年9月18日のAlbright判事の任命と重なる。Albright判事はテキサス西部地区を「複雑な特許訴訟のための重要な裁判地」としようと試み、以下のように公に述べている。「私が特許訴訟以上に楽しんで取り組む訴訟はない。私が思うに全般的に弁護士らは優秀で、私の目の前にある問題はいつも知的なやりがいを感じるものである。私のもつ審理予定表以上の一覧表など想像もできない。私は信じられないほどに幸運に感じている。」と。
Timothy Witherspoon、Waco Becoming Hotbed for Intellectual Property Cases with New Federal Judge(新たな連邦判事によって知的財産訴訟の温床となり始めているWaco)Waco Tribune (2020年1月18日)
https://wacotrib. com/news/local/waco-becoming-hotbed-forintellectual-property-cases-with-new-federal-judge/article_0bcd75b0-07c5-5e70-b371-b20e059a3717.html.
現状を考慮すると、特許の原告らと被告らは両者ともテキサス西部地区においていかにして訴訟を進めるのかについて検討をすることが重要である。以下で説明の通り、複数の検討すべき戦略的な問題が存在する。
裁判地の検討
Albright判事がテキサス西部地区のWaco区に唯一任命された判事であるために、原告らはWaco区にて訴訟を提起することによって事実上Albright判事を選択することができる。裁判地が適切か否かは、特許訴訟における裁判地は28 U.S.C. § 1400(b)に準拠し、一般的な対人管轄規則である28 U.S.C. § 1391. 137 S.Ct. 1514, 1521 (2017)に準拠するものではないとした最高裁判所のTC Heartland、LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC訴訟 の2014年判断に準拠する。特許裁判地規則の下、「特許侵害に対するどんな民事訴訟も被告が居住する、もしくは被告が侵害行為をし、習慣的な定着したビジネスの場があるなどの司法管轄区にて提起することができる」とされている。28 U.S.C. § 1400(b). テキサス西部地区が人気を得た理由の一部として多くの企業がテキサス西部地区と少なくとも何らかのつながりをもつことが挙げられる。(例として特許訴訟の裁判地として原告らに人気であり続けるもうひとつの地、テキサス東部のMarshallを見てもそれがよくわかる。)実際、AmazonやApple、Oracleなどの巨大ハイテク企業らやその他多くの企業らがAustinに、もしくはその近郊にオフィスを設立した後にAustinの大都市エリアに「シリコンヒルズ」とのニックネームをつけた者さえいるのである。
しかし、もしテキサス西部地区が裁判地として適切であったのだとしても、被告らはその訴訟を28 U.S.C. § 1404(a)に従ってWacoから外部へと移動させようとすることを望むかもしれない。2020年7月以前Albright判事はテキサス西部地区から外への移送の申し立てを認めていなかったが、彼は自身の審理予定表にはその訴訟を残したままWaco区からAustin区へと地区内での移送を求める複数の申し立てを認めている。例として以下を参照 Voxer, Inc. v. Facebook, Inc., No. 6:20-CV00011-ADA, 2020 WL 3416012, at *1 (W.D. Tex. June 22, 2020); STC.UNM v. Apple Inc., No. 6:19-CV00428-ADA, 2020 WL 4559706, at *9 (W.D. Tex. Apr. 1, 2020); VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., No. 6:19-CV00254-ADA, 2019 WL 8013949, at *5 (W.D. Tex. Oct. 7, 2019); Datascape, Ltd. V. Dell Techs., Inc., No. 6:19-CV-00129-ADA, 2019 WL 4254069, at *3 (W.D. Tex. June 7, 2019). 地区内移送を認めるに際し、Albright判事はWacoではなくAustinに証拠のソースが所在することに重点を置いている。参照例 Voxer, Inc., 2020 WL 3416012の *7(「Austin区はその事務所、従業員とそこですぐに利用可能な証拠のソースなどを考慮すると明らかにより便利がよく、そしてそれらの要因のどれひとつもWaco区にとって有利なものではない。」)
さらに、テキサス西部地区外への移送に関して連邦巡回裁判所は最近、2つの個別の訴訟、どちらもテキサス西部地区に事務所をかまえる大きなテクノロジー企業に関与するものに対して職務執行令状を認めた。連邦巡回裁判所は、In re Adobe Inc.訴訟でAlbright判事がAdobeによるカリフォルニア北部地区への訴訟の移送の申し立てを却下したことは判事による裁量の濫用であったと判断した。823 F. App’x 929, 931 (Fed. Cir. 2020). この判断の後、連邦巡回裁判所は第五巡回連邦裁判所法を適用し、テキサス東部地区の判事らにより便利な管轄区へと訴訟を移送するよう命令した先の判例に準拠した。Id. (以下を引用In re Genentech, Inc., 566 F.3d 1338, 1348 (Fed. Cir. 2009); In re TS Tech USA Corp., 551 F.3d 1315, 1318–19 (Fed. Cir. 2008)). 最終的に連邦巡回裁判所は地方裁判所による移送の却下は、証人らの利便性を考えると移送が有利であって、Albright判事が自身のより速くトライアルの日程を設定する能力に重きを置きすぎたと判断し、明らかな裁量権の濫用であったとした。Id. At 931-32.
同様に連邦巡回裁判所はIn re Apple訴訟で発明家らがテキサスとカリフォルニアのどちらで証言しようとも、いずれにせよ彼らが相当な距離を移動しなくてはならないため、彼らにとってテキサス西部地区がより便利であるとしたAlbright判事の判断はニューヨークに本拠地を置く発明家らのロケーションに重点を置きすぎたものであったと判断した。979 F.3d 1332, 1341 (Fed. Cir. 2020). 連邦巡回裁判所はまた、訴訟で起こったクレーム解釈手続きを含む「重要な活動」を「地方裁判所の訴訟の本案を当事者の移送申し立てに対して過度に優先させる判断が裁判地移送分析の当事者に対して不利に働くべきではない。」として考慮しなかった。Id. at 1343. 連邦巡回裁判所はさらに、概して移送のファクターは裁判地と訴訟の発生に起因した事象との間のつながりを要求するものであるために、Albright判事がAppleのフォーラムとのつながりに注目したことによって判断を誤ってしまったのだと強調した。Id. at 1345.
こうしてAdobeとAppleは移送に関するガイダンスを提供している。まず、証人のロケーションにはかなりの重きが置かれるべきであり、第三当事者をも含むすべての考えられうる証人のロケーションが大切であること。さらに、裁判所の混雑などの裁判所の問題が考慮されるべきであり、訴訟が他の裁判所ではより混雑していない審理予定表のためにより速く解決される可能性があるのか否かということも含めて考慮がされるべきである。最後に、訴訟発生の起因となる事象がその他の場所で起こっている場合、フォーラムとの一般的な接触があるということだけでは不十分であるかもしれないことだ。
IPR(当事者系レビュー)と猶予のための請願
特許被告らにとってのまた別個で重要な検討事項はAlbright判事は申し立ての提出から公判期日まで2年もない、また多くのケースでは申し立ての提出から15から18か月の間という速いスケジュールを立てる傾向があるということである。具体的に特許訴訟と上訴委員会(「PTAB」)による先例となる判断での最新のガイダンス、Apple Inc. v. Fintiv, Inc., Case IPR2020-00019, 2020 WL 2126495 (2020年3月20日)を踏まえると、このタイムラインは被告らのIPR開始のための請願を得られるか否かに影響を与えることになるかもしれない。
Fintiv訴訟でのガイダンスに特許訴訟と上訴委員会は彼らがIPRの開始を35 U.S.C. § 314(a)の下で裁量により否定するのか否かを判断するためのファクターのリストを含めた。以下がそのリストである。
1.裁判所が猶予を与えた、もしくは手続きが開始された場合にはそれが認められるかもしれない証拠が存在すること
2.裁判所のトライアルの日付と委員会の計画する最終審決書の法定上の期限との近さ
3.裁判所と当事者らによる並行手続きへの投資
4.請願であげられた問題と並行手続きのそれとの間の重複
5.請願者と並行手続きの被告が同じ当事者であるか否かと
6.本案を含む委員会の裁量の行使に影響を与えるその他の事情
Fintiv, 2020 WL 2126495, at *2.
PTABはFinitivファクターを彼らが最近有益であると明示した2つの判断で適用した。まず、Apple Inc. v. Fintiv, Inc., Case IPR2020-00019, Paper 15 (2020年5月13日) 訴訟で当事者らからさらなる説明を要求したのちにPTABはIPRの開始を却下した。それは一部にはテキサス西部地区が既にかなりのリソースをその訴訟に費やしており、トライアルが「我々が【IPR】手続きで最終判断が下される2か月前に始まるようにスケジューリングされていた」ことが理由として挙げられる。Id. at 12-13. その一方でSand Revolution II v. Continental Intermodal Group – Trucking LLC, IPR2019-01393, Paper 24 (PTAB 2020年6月16日)訴訟ではPTABはSand Revolution IIの請願が認められるべきか否かを再検討した。PTABは一つには裁判の日程が複数回移動されたという事実からIPRの開始を認め、「例外的な状況を除いて、委員会は開始されたIPRの最終判断の提出に関して35 U.S.C. § 316(a)(11) によって定められた1年という法令上の締め切りに従う」ことに言及した。Id. at 9.さらにPTABはCOVID19パンデミック中も「委員会の判事とスタッフは通常のスケジュールで運営し、リモートとはいえ、口頭審理もスケジュール通り行われ続けた」ということにも言及した。Id.
注目すべきはAlbright判事がさらに、当事者らには特許を主張する憲法上の権利があるからといって彼は訴訟を猶予する気がないということを示唆しており、当事者らは陪審員トライアルを行うべきであると信じているということだ。今日まで彼はIPR決議のペンディング状態継続の反対の申し立てを認めていない。このことからAlbright判事の裁判所の被告らは一般に訴訟の早い段階で35 U.S.C. § 314(a)の下の裁量による却下を最も確実に避けるためにIPRの申し立てを提出する準備をしなければならない。実際に、もし被告らが訴訟での予備の無効性の主張書面の期限まで待つのだとしたら、Finitiv訴訟のガイダンスの重大なファクターである、訴訟が最終審決書がトライアルの日程の後にくるまでに進んでいるという可能性がありうる。
特許法101条(保護適格性要件)
2014年に最高裁判所はその意見をAlice Corporation v. CLS Bank International, 573 U.S. 208, 217-18 (2014)訴訟にて、クレームが特許法101条(保護適格性要件)の下特許適格であるのか否かを判断するための2ステップテストを引用して述べた。Alice訴訟後、特許法101条の下の無効の申し立てと特許不適格の判決の数が著しく増加した。参照例 Robert Sachs, Alice:慈悲深い専制君主、それとも暴君か? Alice v. CLS Bank訴訟以降の5年間の判例法を分析。
:パート1、IP Watchdog(Robert Sachs, Alice: Benevolent Despot or Tyrant?Analyzing Five Years of Case Law Since Alice v. CLS Bank: Part I, IP Watchdog)(2019年8月29日)
https://www.ipwatchdog.com/2019/08/29/alice-benevolent-despot-or-tyrant-analyzing-ve-yearsof-case-law-since-alice-v-cls-bank-part-i/id=112722/.
特許法101条の下の無効判決の増加によって、被告らが却下の申し立てを提出することは一般化した。Id. しかし、Albright判事は典型的なケースでは彼はマークマンヒアリングの後にしか特許法101条の下の事物管轄の適格性を考慮しないことを示唆した。
その言葉通り、2020年8月まででAlbright判事は特許法101条の下の訴え却下の申し立てをすべて棄却している。例えばAlbright判事はAeritas LLC v. Sonic Corporation訴訟において被告らの訴え却下の申し立てを棄却し、以下の通りの文書での命令を発した。「裁判所はこれを訴訟中の特許の保護適格性を規則12(b)の却下の申し立てとして決議することが適当であるとする稀なケースのひとつであるとは信じない」と。したがって、被告らの申し立てが他の権利に影響を及ぼすことなく却下されることは決定事項なのである。被告らは事実に関する証拠開示の開始後に申し立てを再度提出することができる。被告らはその時に申し立てを再提出することを決めるのであれば、裁判所は被告らに代表的なクレームだけではなく、個々の主張されたクレームについてその特許の不適格性をまとめることを命じる。」6:20-CV-00103-ADA (W.D. Tex.2020年3月14日)
先例でAlbright判事は特許法101条の下の訴え却下の申し立てを次のように述べ棄却した。「特許は適格であると推定され、その不適格性の証明のためには明白で説得力のある証拠が要求されるために、規則12(b)の却下の申し立てというのは裁判所が特許の保護適格性を決議するには手続き上不適切な箇所である」と。Slyce Acquisition Inc. v. Syte-Visual Conception Ltd., No. 6:19-cv-257-ADA, 2020 WL 278481の *5 (W.D. Tex. 2020年1月10日) さらにAlbright判事は「クレーム解釈は裁判所の特許法101条の適格性分析に影響を与えることができ、ともすれば多くの場合は影響を与えるため、裁判所はクレーム解釈の命令を発するまでは特許の保護適格性の判断を待つことが一般により賢く、またより効果的であると信じている。」と説明した。Id. 彼はさらに「すべての申し立てられたクレームに関してその保護適格性について決定を下すには、ほぼ確実に事実に関する証拠の開示が要求され、事実に関する証拠開示が裁判所のデフォルトの手続きを司る命令下でのクレーム解釈の後にしか始まらないために、裁判所は保護適格性の判断を事実に関する証拠開示の開始後まで待つことがより賢く、そしてより効率的であると信じている。」と述べた。Id. at *6. 最後にAlbright判事はさらに、Alice判決を適用することの難しさから、訴訟の後の方にまで特許法101条の下判断を下すことを待つことのほうが有利であり、「裁判所は特許法101条の保護適格性判断に関して、一般的な技術だけでなく、特許とそのニュアンスと、何が「正しく理解されていた、ルーティーン化された、その業界でこれまで知られていた通常の活動」であったのかについて、より時間をかけて理解をするためにその判断を遅らせることで正しい保護適格性の判断を下せる可能性が一段と高まる。」とした。Id. at *7 (引用省略).
Albright判事はマークマンの後の特許法101条下の略式判決の申し立てに関して未だ検討していないが、特許の原告らと被告らはAlbright判事がこうした申し立てをどう処理するのかを興味深く見守るだろう。
Albright判事の裁判所での手続きとトライアル
テキサス西部地区に提出された殺到する特許訴訟を管理するために Albright判事はいくつもの議事規則を発行した。ここ数か月でAlbright判事は彼の「手続きに関するサンプル指令」を複数回修正し、最も最近では2020年11月5日に指令を発行した。参照OGPバージョン3(Albright、J)
https://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/uploads/Standing%20Orders/Waco/Albright/Sample%20Order%20Governing%20Proceedings%20-%20Patent%20Cases%20110520.pdf.
Albright判事は彼の以前までの手続きを変更した。中には、彼は「解釈されるクレームの文言の数の推定される限度」を追加。Id. at 4. Albright判事は当事者らが開示要求申し立てを提出する前に裁判所に連絡し裁判所とテレカンファレンスをする手配をすることを要求。Id. at 3. そしてもしかしたら最も興味深いかもしれないものとしてAlbright判事が当事者らが彼らのクレーム解釈を待つ間、コスト削減を掲げてマークマン・ヒアリング以前の開示を限定し続けている、等がある。
参照例 Waco Federal Judge Alan Albright, Dunham & Danham Law.
https://dunnamlaw.com/alan-albright-united-states-judge-for-the-waco-divisionin-the-western-district-of-texas/.
いくつかの特許トライアルがテキサス東部地区を含む他の管轄地で行われた後、(8月にはGilstrap判事が司会を務め、陪審員によって原告に500ミリオンドル以上もの賠償金が認められたOptis Wireless Technology v. Apple Inc., Case No. 6:19-cv-00066 (E.D. Tex.)陪審員トライアルが行われた。)Albright判事は彼が9月から始まるトライアルに向けて準備が整ってると発表をした。参照 Daniel Siegal, WDTX判事はウイルス症例の減少は裁判がまもなく始まることを意味しているという。Law360 (Daniel Siegal, WDTX Judge Says Virus Case Drop Means Trials Start Soon, Law360 )(2020年8月19日)
https://www.law360.com/texas/articles/1302606.
Albright判事はパンデミックにもかかわらず、裁判所の広い法廷と陪審員席を理由としてトライアルは安全に実施することができると示した。
2020年10月中旬にAlbright判事は彼が判事に任命されてから初の特許の陪審トライアルを、パンデミックによってスケジュールしては複数回延期されていた訴訟において行った。MV3 Partners v. Roku, No. 6:18-cv-00308- ADA. 陪審員は原告が、問題となっている特許を被告が侵害したのであるということを優位な証拠によって証明することに失敗したとして被告側の勝訴と判断を下した。Id. at Dkt. No. 387.原告は新たな訴訟のため、申し立てを2020年10月26日に提出した。Id. at Dkt. No. 395.
結論
テキサス西部地区は特許訴訟の裁判地として需要を保ち続けることが予想される。Albright判事の取り扱う訴訟の件数が増加傾向にある中でAlbright判事が訴訟スケジュールに迅速に対応できるか、その動向を追うのは興味深いだろう。さらにより多くの訴訟が略式判決とトライアルに進む中で、当事者らはAlbright判事が略式判決の申し立てを認めようとするか、WacoやAustinの陪審員らが多額の評決を下すかを見るだろう。この間にも原告らはWacoで訴訟を提起し続けることが予想される。被告らは移送を求める判断をするかもしれないが、IPRの請願など早めの戦略的な判断も必要である。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com