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Arthrex判決は、当事者系レビューにおけるUSPTO長官の稀な関与を増加させるか? (21/07/30)
6月21日、最高裁判所は「行政機関の代わりに決定を下す行政特許判事(APJ)の権限は、憲法の任命条項と一致するかどうか 」が裁判所上の論点となったUnited States v. Arthrex, Inc.訴訟を判決した。No.19- 1434, -- S. Ct. --, 2021 WL 2519433, at *1 (June 21, 2021). 5対4の内の多数派はその論点に対し否定の答弁を行い、当事者系レビュー(IPR)手続きを決定する特許公判審判部(PTAB)のAPJらには、行政機関内での十分な監督が欠けると判断した。しかし、裁判所はIPR制度全体を廃止するのではなく、米国特許商標庁(USPTO)長官に直接の監督権限を与えるという憲法上の救済措置を講じた。裁判所の判決は、長官がこの新たな権限をどのように行使するのか、またIPR手続きが今後どのように変化するのかについて、当面の疑問を投げかけるものだ。USPTOは、6月29日に最高裁の判決を執行するための「暫定」措置を発し、これらの疑問の一部に答えたが、その他の疑問については、USPTOがより詳細な規則や最終ガイダンスを発行するまでは確実に答えることはできないままである。いずれにしても、実務家らはPTABの最終決定から連邦巡回区控訴までの道のりが、USPTO内における追加レベルの審査によって遅れるようなIPR手続きにより遭遇する可能性が高くなると思われる。
A. IPRプロセスの概要
2011年のリーヒ・スミス米国発明法(AIA)によって、USPTO内の執行裁定機関であるPTABが設立された。PTABは、AIAで定められた様々な手続きを通じて、USPTOが過去に発行した特許の有効性を審査する。そのような手続きの一つであるIPRは、PTABのパネルが、既存の特許が発明の新規性および自明性の要件を満たしているかを再検討する、多くの点で民事訴訟に似た対審的なプロセスである。パネルは通常、特許で問題となっている内容領域に精通した3人のAPJで構成されている。
IPRは、特許権者以外で、「特許のクレームの有効性に異議を唱える民事訴訟を起こしたことがない」個人または団体が、PTABに請願書を提出することで開始される。参照: 35 U.S.C. §§ 311, 315. 特許権者は申立てに応答することが許され(参照:35 U.S.C. § 313)、その後、PTABは「開始判決(institution decision)」を出さなければならない。PTABが、申立書に提示された情報が「申立書で異議を唱えられた請求項のうち少なくとも1つに関して申立人が勝訴する合理的な可能性」があることを示すと判断した場合、PTABはIPRを「開始」し、本案に関する完全な裁定に進む。参照:35 U.S.C. § 314.この閾値の提示がなされない場合、IPRは開始前に終了するが、IPRを開始するか否かの決定は連邦巡回控訴裁判所に控訴することはできない。参照id.
IPR手続きの終了時に、PTABのパネルは、異議を唱えられた特許請求項の有効性を裁定する最終書面決定(FWD)を発行する。FWDは、第3条の当事者適格要件を満たすIPRの当事者であれば、直ちに連邦巡回区控訴裁判所に控訴することができるものであるが(第1審でのIPR申請に第3条の当事者適格要件は必要ない)、IPRで要件を満たさない当事者もまた、PTABに再審理を求めることができる。AIAの規定では、自らの裁定の「再審理はPTABのみが認めることができる」とされている。35 U.S.C. § 6(c). 言い換えれば、AIAはUSPTOまたは行政機関内の他の者に、PTABの決定を見直しまたは覆す能力を与えないのである。
B. Arthrex訴訟における裁判所の判決の手続き的背景
Arthrex訴訟は、多くのIPRと同様な形で始まり、特許権者のArthrex社がSmith & Nephew社に対してテキサス州東部地区にて侵害訴訟を提起した後、Smith & Nephew社は、特許に対するIPR手続きを開始するための申立てを行った。参照:Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc., IPR2017–00275, 2018 WL 2084866 (May 2, 2018). PTABはIPRを開始し、その手続きの終了時にArthrex社の特許(米国特許第9,179,907号)のいくつかの請求項には特許性がないとの判断を下した。Id.
Arthrex社はPTABに再審理を要求せず、代わりにその判決を連邦巡回区に控訴した。参照:Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc., 941 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019). 控訴の際、Arthrex社は初めて憲法上の問題を提起し、PTABのAPJは上院の助言と同意を得て大統領が任命しなければならない行政機関の「主席職員(principal officer)」であり、商務長官による彼らの任命はそれゆえ違憲であると主張した。参照: id. at 1327. 連邦巡回控訴裁はこれに同意し、憲法違反を是正するためにAPJらを正当事由のない解除から保護していたAIAの条項を無効とした。参照:id. at 1331-38. 連邦巡回控訴裁は、APJを商務長官が理由なく自由に解任できるようにすることは、将来的に彼らを上院の承認なしに任命されうる「主席職員ではなくむしろ下級職員(inferior officers)とする」ことであるとした。Id. at 1338.
Arthrex社が憲法上の問題を提起した後に連邦巡回控訴裁判所に介入した米国を含むすべての当事者らは、連邦巡回控訴裁判所の判決に不満を抱いていた。当事者らは最高裁に上訴し、最高裁はPTABの構造が任命条項に合致しているか、また合致していない場合には適切な救済措置を検討することを申し立てた当事者らの裁量上訴の申し立てを認めた。
C. 最高裁の判断
憲法の任命条項(Art. II, § 2, cl. 2)に従い、「大使、その他の公使と領事、最高裁判所の判事、その他その任命に関してここに別段の定めのない米国の全職員」の任命には上院の承認が必要である。しかし、「議会は法律によって、適切と思われる下級職員の任命を、大統領のみ、法廷、または各省の長官に委ねることができる」としている。AIAに議会は、APJは下級職員として、商務長官に部局長として任命されるとしている。参照:35 U.S.C. § 6(a).
Roberts最高裁長官は、5人の多数派の判事ら(Roberts判事、Alito判事、Gorsuch判事、Kavanaugh判事、Barrett判事)を代表して、APJの責任の性質はその任命方法と矛盾しているとの意見を書いた。APJが違法に任命された主席職員なのか、それとも過剰に権限を与えられた下級職員なのかを明確に判断することなく、多数派は「APJは、名目上の上司や行政機関の他の主席職員によるレビューを受けることなく、『米国を代表して最終的な決定を下す権限』を有している」ために、APJは「したがって、『政治的説明責任を維持する』という任命条項のデザインに抵触する権限を行使している」とした。Arthex, 2021 WL 2519433, at *7-8.
続いてRoberts最高裁長官が憲法上の救済措置を示し、他の6人の法廷メンバー(Alito、Kavanaugh、Barrett、Breyer、Sotomayor、Kaganら判事)がこの意見の一部内に参加または同調した。「APJによる決定は、(USPTOの)長官によるレビューを受けなければならない」。Id. at *12. 裁判所は、35 U.S.C. § 6(c)は「その要件が、長官がAPJによって下された最終決定をレビューすることを妨げる限りは、憲法上施行することができない」とした。Id.したがって裁判所の判決は、AIAのこの条項が「長官が自身でPTABの決定をレビューすることを妨げる限りは、長官に適用することはできない」ものであるとし、裁判所は長官に「そのようなレビューを行い、自らの決定に達する」能力を認めた。Id. 裁判所は「長官はPTABのすべての決定をレビューする必要はない。重要なのは、長官がAPJによって下された決定をレビューする裁量権を持っていることである。」と結論付けた。Id. at *13.
D. 長官はどのような新しい権限を獲得し、その権限をどのように行使することができるか。
IPRの手続きが今後どのように変化するかを判断するためには、まず、裁判所の判決の前に長官がすでに持っていた権限を検討することが重要である。Arthrex判決にて5人の多数派判事らを悩ませたのは、AIAが長官にPTABの決定を見直し、必要であればそれを無効にする直接的なメカニズムを与えていないことであったと思われる。参照:id. at *8. しかし、AIAおよびPTAB独自の手続きは、長官にどんなIPRの結果にも影響を与える直接的ではないが同等の効果を持つ手段をすでに与えていた。
より具体的には、Arthrex判決の多数派は、PTABのみに「再審を許可する」権限を与える35 U.S.C. § 6(c)の規定を問題にしたが、長官には、PTABのパネルを拡大し、拡大されたPTABパネルの構成を選択する能力が常にあったために、長官は自身の見解を共有し、再審で異なる結果を出すAPJを選択することができていたことだ。USPTOの現在の標準作業手順書(SOP)1では、パネルの拡大は「好まれず、通常は使用されない」としながらも、「適切な場合には、審判部の決定の統一性を確保・維持するために、例えば、通常は異なる3人の判事パネルが関与する関連訴訟においてなど、拡大パネルを使用することができる」と記載されている。SOPの下では、パネルを拡大する決定は「長官の承認」を受けなければならず、法令により長官は各パネルに誰を任命するのかを決定する権限を与えられている。35 U.S.C. § 6(c). 長官らは、自分自身をパネルのメンバーに任命することもできる。35 U.S.C. § 6(a). このように、長官は常に長官が選択した拡大パネルによるIPR再審を命じる手段を持っていたである。
USPTOの現在のSOP2では、長官は「先例意見パネル」と呼ばれるものを自発的に召集する能力も持っている。これらのパネルは、「例外的に重要な問題(issues of exceptional importance)(例えば、代理機関の方針や手続きに関わる問題)を決定する」ことを目的としている。長官らの「独自の裁量」でこのようなパネルを選択して召集することができる能力は、長官らが以前にはPTABパネルを監督しえたことをまた別の方法でさらに示すものである。
連邦巡回控訴裁判所で行われた少なくとも1つのケースでは、USPTOはパネルの最初の決定の後に「ケース固有の再判定」を強制するために拡張パネルを使用することを認めた。参照:口頭弁論 Oral Argument at 48:00-25, Yissum Research Dev. Co. v. Sony Corp., 626 F. App’x 1006 (Fed. Cir. 2015) (http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/ default.aspx?fl=2015-1343.mp3にて入手可能). 言い換えれば、SOP1またはSOP2のいずれかに定められたメカニズムによってパネルを拡大することで、USPTO長官は、「自分の政策的立場がパネルによって実施されていることを確実にする」ことができるのである。Id. at 47:20-45. 以下なども参照:Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Matal, 868 F.3d 1013, 1020 (Fed. Cir. 2017) (Dyk, concurring) (「審判部の決定の統一性を確保・維持」すべく再審請求を決定するために行政パネルを拡大するというPTOの慣行に懸念」を示して) 。
SOP 1およびSOP 2を通じてUSPTO長官に与えられた監督権限が、APJを任命条項上の下級職員にするのかどうかという問題(これはArthrex判決の多数派と反対派の間での主な論点であった)はさておき、現実的な問題は、長官がIPRの決定をより直接的に検討し、「自ら結論を出す」ことができるようになったという多数派の判断が、今後の訴訟に影響を与えるかどうかである。USPTOはArthrex判決から1週間強後の6月29日に、「Arthrex判決に続く暫定的な長官審査プロセス」と自身で称するものを実施した。また、USPTOは一連の「Arthrex Q&As」をそのウェブサイトに掲載し、追加のガイダンスを提供している。現在デザインされている暫定的な審査プロセスは、以下のような仕組みである。
1. PTABがFWDを発行した後、長官はその決定を自発的にレビューするか、または訴訟手続きにおける当事者が30日以内に長官のレビューを要求することができる。
2. 当事者はPTABパネルによる再審理の後、30日以内に長官によるレビューを要求することもできる。
3. 自発的に長官のレビューが開始された場合、訴訟手続きにおける当事者には通知がなされ、ブリーフィングの機会が与えられることがある。
4. 長官のレビューは、事実上の問題や法律上の問題を含むすべての問題を扱うことができ、最初から行われる。
5. 長官のレビュープロセスは、既にIPRに酷似している特許付与後レビュー(PGR)手続きにおいても適用される。
6. 今のところ、先例意見パネルを招集するためのSOPは引き続き有効とする。
USPTOは、「現在のプロセスは暫定的な手順として想定されており、一般市民からの意見や長官レビューの実施経験に基づいて変更される可能性がある。また、プロセスの透明性を高めるために近い将来、より多くの情報と最新情報を提供する予定である」としている。したがって今後数週間から数ヶ月の間に、USPTOは、長官がIPRおよびPGRの決定を直接レビューする方法について、より詳細な最終ガイダンスを発行するか、規則を提案することになるだろう。IPRを検討している訴訟当事者、または現在IPRを行っている訴訟当事者が検討すべき未解決の問題には以下が含まれる。
1. 審判部が FWD を発行した後にのみ長官が介入できるのか、それとも長官はIPR開始の否定もレビューできるのか。
2. FWDが発行された後、長官には当該案件を自発的にレビューするかどうかを判断するための時間がどの程度与えられるのか。また、その後長官がレビュー後、決定を下すまでに与えられる時間はどの程度か。
3. 現行のガイダンスでは、当事者に「ブリーフィングの機会が与えられるかもしれない」とされている。どのような状況でブリーフィングが認められるのか、またそのブリーフィングにはどのような制限が設けられるのか。例えば、当事者らはPTAB に提出していない新しい論点を長官に提起できるのか。
4. 長官のレビューは、手続きに全体としてどのくらいの時間を追加するか。
未解決の問題はあるものの、実務家らは近い将来、上記の多くの問題が明確になると期待するべきである。また実務家らは、USPTO長官が今後、より多くのIPR手続きに関与することをも期待するべきである。というのも、長官はこれまでもパネルを拡大し、訴訟を再審理する能力を持っていたが、このようなことが起こるのは稀なケースであったからである。参照:Vestas-Am. Inc.対Gen.Elec. Co., No.IPR2018-01029, 2018 WL 6658514, at *3 (P.T.A.B. Dec 17, 2018) (「審判部の決定の統一性を確保・維持する」ことの必要性からそれを行うわけではない減少する拡大パネルによる再審理請求。)しかし長官が、提示された問題に関係なくIPRおよびPGRの各決定をレビューする明示的な権限を与えられた今、長官の監督は「関連する事件」(SOP1)または「例外的に重要な問題」(SOP2)を伴う手続きだけでなく、今後より多くのPTAB手続きにおいての要因となると結論づけるのが妥当である。長官がガイダンスを発行する、もしくは全ての事案で理由の如何に関わらず彼のレビューを妨げるような規制を提案しない限り、そしてするまでは、Arthrex判決はAIAの現在の枠組みのもとでは、長官は「APJによって下された決定をレビューする裁量を持たなければならない」ことを明確にしている。この広範な裁量権が、SOP1およびSOP2で与えられたより限定的な裁量権よりも頻繁に行使されるであろうことは当然である。
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
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