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米国連邦地裁判事Alan Albright、101条申し立て2件を初めて認める (22/04/28)
2018年の就任以来、テキサス州西部地区のAlan Albright連邦地裁判事は、特許訴訟において全米で最も影響力のある裁判官の一人となった。就任後3年間、特許法101条に基づく多くの申し立てを却下してきた彼は、昨年12月、初めて2つの申し立てを認めた。これらの判決は、Albright判事が今後の訴訟で101条問題にどのようにアプローチするかについて、重要な示唆を与えている。
Albright 判事の多忙な特許関連業務
テキサス州Wacoの判事を務めるAlbright判事は、その短い任期中に、全米最大の特許訴訟事件を引き寄せている。2021年、Albright判事の法廷には931件の特許事件が係属し(2020年の792件から増加)、329件の訴訟を抱えていた全米2位の判事を大きく上回っていた。新しい特許侵害訴訟の5分の1がWacoで提訴されている。
Albright判事の膨大な訴訟事件一覧表には様々な要因がある。2017年のTC Heartland LLC v. Kraft Foods Grp. Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)において、最高裁は、特許訴訟の伝統的な温床であるテキサス州東部地区には大規模なテクノロジー企業がほとんど存在しないため、特許侵害原告が訴訟を起こすことがより困難になるように特許訴訟法28 U.S.C. § 1400(b) を解釈した。一方、テキサス州西部地区には、ビジネスの中心地であるAustinがあり、多くの大手テクノロジー企業を抱える大都市として発展しているため、TC Heartland判決の下、同地区での裁判地を確保することが容易になっている。さらに、Albright判事は、特許侵害を主張する当事者が、Austinから北に100マイル離れた中堅都市Wacoに出願することを奨励する数々の規則を制定し、彼らの訴訟が自身に割り当てられることを確実にした。例えば彼の規則には、マークマン審理の後まで証拠開示を遅らせたり、紛争をより迅速に解決するために特定の手続きを課すなどの規則がある。また、Albright判事は、裁判地移送の申し立てに著しく消極的であり、連邦巡回控訴裁から職務執行令状を出されることもあった。そして、特にこの件に関連し2021年12月まで、Albright判事は、特許請求の範囲が不適格な主題に向けられたと主張する特許法第101条に基づく被告の申し立てを認めたことがなかった。
101条とAlice
101条は、特許に適格な主題を「新規かつ有用なプロセス、機械、製造、組成物、またはそれらの新規かつ有用な改良」と定めている。35 U.S.C. § 101. 最高裁はこの条項を、「自然法則、自然現象、抽象的アイデアは特許を取得できない」ことを意味するものと長い間解釈してきた。Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208, 216 (2014). しかし、この制限を実際に適用することは困難であることが判明している。2014年のAlice判決において、最高裁は特許の主題が不適格であるかを判断するための2部構成のテストを確立した。最初のステップで裁判所は、特許クレームが101条に該当しないとされる「特許不適格な概念の一つを対象とする」ものであるかを判断する必要がある。Id. at 217. そうでない場合に特許は101条を充足する。しかし、クレームがこれらの概念の一つを対象とするものであった場合、裁判所はAlice判決の第2ステップにおいて、クレームの要素が「クレームの性質を特許に適格な申請に変える」のに十分な「発明的概念」を含むかを判断しなければならない。Id.このような発明的概念は、「実施される特許が、不適格の概念そのものに対する特許を有意に越えることを確実にするのに十分」な「要素又は要素の組合せ」に相当するものでなければならない。Id. at 217–18.
Alice判決以来8年間、当事者や下級裁判所は、特にソフトウェア特許の文脈で、その基準をどのように適用するかでしばしば苦心してきた。連邦巡回控訴裁の元主席判事 Paul Michel は、「最近のケースは不明瞭で、互いに矛盾しており、混乱するものだ」と懸念を表明し、22 年間連邦巡回控訴裁に在職していたにもかかわらず、彼自身「ケースを調整することができない」と述べている。Hon. Paul R. Michel が上院司法委員会の米知的所有権小委員会に対し行った証言, 116th Cong. 2 (June 4, 2019).
Alice基準の適用の難しさと、Wacoに提訴する原告の相当数を考えると、Albright判事の101条に対するアプローチは、特許執行にとって重要な問題である。昨年12月まで、Albright判事は、少なくとも訴訟のいかなる初期段階においては、101条の議論に非常に懐疑的であると見られていた。同判事は、自分の裁判所で提出された101条による棄却の申し立てをすべて却下していた。彼は、マークマン審理と事実の展開が、典型的なケースにおける101条に関する議論を解決するために不可欠であると説明している。例えば、Kajeet, Inc. v. Trend Micro, Inc., No.6:21-cv-00389-ADA, 2021 Dkt.45 at 9-10 (W.D. Tex. Jan.14, 2022)など。また、クレーム解釈は101条の分析に大きな影響を与えることができ、事実開示の欠如は、クレームに「発明的概念」が含まれているかの判断を困難とさせる場合があり、この判断は、当該技術分野における通常の知識を有する者が、よく理解され、日常的で、従来通りであると認識するものに依存する場合が多いと同氏は考えている。Id. at 10.
USC IP 対 Facebook
昨年12月6日、Albright判事は、101条に基づく終局的判断を求める申し立て(棄却申し立てではなく、略式判決申し立て)を認め、その2週間後に判決の法的根拠を示す意見書を発表した。USC IP Partnership, L.P. v. Facebook, Inc., No. 6:20-CV-00555-ADA, 2021 WL 6690275 (W.D. Tex. Dec. 20, 2021) での特許クレームは、ウェブページユーザーの「意図のデータ」を収集・分析して、ブラウジング中のユーザーの移動を予測するシステムを開示するためのものであった。Id. at *3. 被告であるソーシャルメディア大手のFacebookは、この特許クレームが、ユーザーの意図に関するデータを収集・分析するという抽象的なアイデアに対するものであると主張した。Id. at *4.
Albright判事はこれに同意した。Aliceの第1ステップにおいて、Albright判事は、この特許は「『意図のデータの収集、分析、利用』という抽象的なアイデアを対象としたもの」であり、これは「コンピュータが出現する以前から存在した長年の問題で、インターネットに特有のものではない」と判断した。Id. at *5. さらに、この特許クレームは「コンピュータやネットワークプラットフォーム自体の機能 」を改善するためのものではないと説明した。Id. (内部引用符は省略) Albright判事は、Aliceのステップ2に着目し、クレームが「所望の情報を収集、送信、表示するための市販の従来型コンピュータ、ネットワーク、ディスプレイ技術」以上のものを要求していないため、「抽象概念そのもの以上のものを何も含んでいない」と判断した。Id. at *6. (内部引用符は省略) . クレームされたソフトウェアコンポーネントは、「Google、Microsoft、Amazonなどの有名ベンダーの標準的なクラウドプラットフォームを使用して実装された、純粋に機能的な『ブラックボックス』」であった。Id. したがって、同判事はFacebookの略式判決の申し立てを認めた。
Health Discovery Corporation 対Intel Corp.
数週間後、Albright 裁判官は 101 条に基づく 2 件目の指令を出し、今度は、マークマン審理後ではあるが、被告の却下の申し立てを認めた。Health Discovery Corp. v. Intel Corp., No. 6:20-CV-666- ADA, 2021 WL 6116891 (W.D. Tex. Dec. 27, 2021) では、いわゆる「学習する機械」がデータセット内のパターンを特定し、データの分類を最適化する能力(「再帰的特徴除去」と呼ばれる処理)に関する特許が、4件主張されていた。Id. at *1. 被告であるIntel Corporationは、特許クレームが抽象的な数学的分析のみを対象としているため、この訴訟は却下されるべきだと主張した。
Albright判事は、Alice判決後の連邦巡回控訴裁の一見一貫性のない判例の適用に関する課題について幅広く議論した後、Intelの立場に同意し、「被疑侵害者は規則12(b)(6)の申し立てにおける101条の行使により苦しい試練に直面するものの…Intelは、これらの手続き上の障害を克服することができた」と述べている。Id. at *4, *11. Albright判事は、Aliceの第1ステップにおいて、クレームを「従来の数学的モデルによって生成されたものに比べて改善された品質のデータを生成するだけ」であり、したがって「抽象概念を改善または向上させるだけ」のものであるとみなした。Id. at *11 (内部引用符省略). ステップ2においてAlbright判事は、訴状が「発明的概念を主張することができていない」と判断した。Id. at *12. 数学的モデルを改良するという抽象的なアイデアとして彼がみなしていたものを除けば、特許クレームには、「クレームを抽象的アイデアの領域から脱却させることができる」さらなるコンセプトは含まれていなかった。Id. (内部引用符は省略) また、彼は「主張されているクレームの中には、『遺伝子発現データ』や『生物学的データ』のように、特定の発明分野や入力データに限定されているものがある」ことだけでは不十分であると説明した。Id. また、数学的処理を「一般的なコンピュータに実行させる」ことも、クレームを救済するものではないとした。Id.
重要なことは、Albright判事が原告のクレームを確定力なしに棄却したことであり、これは、 テキサス州東部地区判事のRodney Gilstrapの見解、すなわち、「被告が明確かつ説得力のある証拠によって、Alice審理の両ステップにおいてクレームが不適格であることを明確に示す場合と、原告がAliceで求められている分析ステップを扱う十分な事実を訴求しない場合との間には大きな溝が存在する」という見解を繰り返したことである。Id. at *12-*13 (Mad Dogg Ath., Inc. v. Peloton Interactive, Inc., No. 2:20-CV-00382-JRG, 2021 WL 4206175, at *7 (E.D. Tex. Sept 15, 2021) を引用)
結論
Albright判事の101条に関する裁定は、多くの問題における101条の議論に対する彼のアプローチについて有益な洞察を与えてくれる。まず、彼は、マークマン審問と事実開示が終了するまでは、101条の申し立てを認めない可能性が高い。第二に、彼が101条に基づく棄却の申し立てを認める場合、棄却は確定力のない決定となる可能性が高い。第三に、ソフトウェア特許の実体的なAlice分析を行う際、Albright判事は、特許クレームが「コンピュータ技術に根ざした」問題を解決する、USC IP, 2021 WL 6690275, at *5、そうでない場合は、コンピュータシステム、またはプロセス自体の機能に対する改良を伴うかに重点を置いている。その結果、指定された結果を達成するためにソフトウェアが実行しなければならないステップを記載していない、いわゆる「ブラックボックス」特許は、無効化されやすくなる。最後に、Albright判事は、「Aliceの一貫性をもった適用の難しさ」と「101条の法学に蔓延る矛盾」を認識している。Health Discovery Corp., 2021 WL 6116891, at *10. そのため、彼は、個々のケースにおいて、「審査中の特許と最も類似した特許を分析する」連邦巡回控訴裁の判例からヒントを得ることを明確にしている。Id. Q
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
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