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• 特許権者は要注意：訴訟前の長期にわたる議論によるフォーラム選択権除外の可能性  (22/09/23)

自身の州以外でその権利を主張しようとする特許権者は、侵害者とされる者に停止通告書や要求状を送ったり、会いに行ったりすることについて、侵害者とされる者自身の州法域で宣言的判決訴訟の被告とならないように、引き続きよく考える必要がある。Apple v. Zipit判決において、米連邦巡回控訴裁は、停止通告書とそれに関連する対面での議論は、宣言的判決訴訟における対人管轄権の根拠となりうると、最近改めて述べている。30 F.4th 1368 (Fed. Cir. 2022)

背景

連邦巡回控訴裁のApple v. Zipit訴訟における判決は、最高裁判所の司法権に関する判例の一つであるBurger King Corp. v.Rudzewicz, 471 U.S. 462, 472 73 (1985) を適用し、停止通告書を送った側は、侵害者とされる者の母州において対人管轄権を確立できるだけの最低限の結びつきを持っていると認める根拠にはならないという明文化した規則からの移行を強化した。裁判所は、まず非居住者である被告が裁判地との最低限の接触を意図的に確立したことを認めた後、Burger King判決での要因を適用して、対人管轄権の主張が「フェアプレーと実質的正義」に合致するかどうかを評価する。参照：Burger King,471 U.S. at 476. その要因には以下のものが含まれる。(1) 被告への負担、(2) 裁判地州の紛争解決に対する利益、(3) 利便性と実効性のある救済を得ることに対する原告の利益、(4) 最も効率的に紛争を解決するという州間の司法制度の利益、そして (5) 根本的な社会政策の推進という複数の州の共通の利益である。Id. at 477.

　以前の連邦巡回控訴裁の判例、Red Wing Shoe v. Hockerson Halberstadt, Inc, 148 F.3d 1355 (Fed. Cir. 1998)判決と、 Autogenomics, Inc. v. Oxford Gene Tech.Ltd., 566 F.3d 1012 (Fed. Cir. 2009)判決は、そのような明文化された規則が存在することを示唆した。Red Wing Shoe判決において、連邦巡回控訴裁は、侵害の疑いのある当事者に知らせる限られた数の通信は、宣言的判決訴訟において特定管轄権を確立するには不十分である場合があるとした。Red Wing Shoe, 148 F.3d at 1355. 同様に、Autogenomics判決では、裁判所は、当事者間での停止通告の連絡があったにもかかわらず、「特許の有効性及び執行可能性に関連する」十分な活動がないため、対人管轄権がないと判断した。Autogenomics, 566 F.3d 1020.

　対照的に、最近の連邦巡回控訴裁の権威は、訴訟前の連絡や通信について、より個別的なアプローチを示唆しており、これは最終的に侵害で訴えられた企業が、自身の州の管轄区域で宣言的判決を求める訴訟を起こすことを容易にするものである。Xilinx, Inc. v. Papst Licensing GmbH & Co. KG, 848 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2017)判決では、連邦巡回控訴裁は、ドイツの特許ライセンス会社Papstに対する対人管轄権が、複数の通告書とPapstがカリフォルニア州のXilinx本社に行った訪問に基づいて存在するとした。その後、昨年のTrimble Inc. v. PerDiemCo LLC, 997 F.3d 1147 (Fed. Cir. 2021) 判決において、連邦巡回控訴裁は、外国のフォーラムとの接触が執行またはライセンスに関するコミュニケーションのみである場合（3ヶ月間に23回のコミュニケーション）でも、コミュニケーションの内容および程度によっては、公正さによってそのフォーラムの送信者に対する対人管轄権の行使が指示され得るとした。

連邦地裁判決

サウスカロライナ州に主たる事業所を置くデラウェア州法人であるZipitは、2013年にWi-Fiアクセスポイントに関連する2つの特許について初めてAppleと連絡を取った。2013年から2020年にかけて、AppleとZipitは手紙やクレームチャートを交換し、通話に参加し、何度か直接会い、ライセンス契約の競合するドラフトを交換した。2020年6月11日にZipitは、AppleがZipitのWiFi特許を侵害しているとし、ジョージア州北部地区で訴訟を起こした。記録にない理由から、Zipitは2週間後に訴訟を自主的に取り下げた。自主的な取り下げの9日後、Appleは、Zipitの特許の非侵害の宣言的判決を求めて、カリフォルニア州北部地区に提訴した。Zipitは対人管轄権の欠如を理由に棄却を申し立て、連邦地裁はその申し立てを認めた。連邦地裁は、Zipitがカリフォルニア州との間に十分な最低限の接触を有していたと判断した。しかし、Zipitにはカリフォルニア州と結びつく拘束力のある義務がなく、Zipitのカリフォルニア州との接触はすべてZipitの特許請求の解決の試みに関連したものであったため、連邦地裁は、カリフォルニア州のZipitに対する特定の対人管轄権は、Burger King要因に基づき「不合理」であると判断した。

連邦巡回控訴裁の判決

連邦巡回控訴裁は、Apple v. Zipit判決において、訴訟前の当事者間の電話、手紙、対面でのミーティングにより、Zipitが対人管轄権を行使するに足る最低限の接触をカリフォルニア州にて有していることが立証されたとし、連邦地裁と合意した。連邦巡回控訴裁は、訴訟前の通告書では管轄権を確立できなかったAutogenomics判決と区別するために、Zipitが(a) Appleに対して、訴訟中の特許に関する特許庁の手続きに関する最新情報を提供したこと、(b)侵害の申し立てへと申し立てがエスカレートしたこと、(c)「Appleの侵害を故意と表現するまでに至った」コミュニケーションなど「事実上の大きな相違点」を挙げた。Apple v. Zipit, 30 F.4th at 1376 n.3.

　しかし、連邦巡回控訴裁はZipitが、他の考慮事項によって対人管轄権の行使が不合理となるような「説得力のあるケース」を作らなければならないと説明し、それができなかったためにZipitに対する対人管轄権を欠いているとした連邦地裁の判断を覆した。連邦巡回控訴裁は、和解を支持する政策的配慮が、訴訟前のコミュニケーションが管轄権の根拠となるべきでない理由となり得ると指摘したRed Wing判決での言明が、管轄権の照会を支配するものではないとし、「他のBurger King要因と共に考慮されなければならない」と明確にした。Id. at 1378.　従って、連邦巡回控訴裁は、連邦地裁が「訴訟中の特許に関する当事者間の紛争の「解決の試み」に関するコミュニケーションが、公正さと合理性に関する他の全ての考慮事項に優先するという明解な規則」を作り出すというように、連邦地裁の判例を「読み違えた」との判断を下した。Id. AppleとZipitの間のやりとりは、「十分な最低限の接触が存在するが、裁判権の行使が不合理となる『まれな』状況」ではないとの結論に達するために、連邦巡回控訴裁はBurger Kingで示された5つの要因を適用した。

　注目すべきは、最初のBurger King要因（Zipitがカリフォルニアで訴訟することで負う負担）に関して、連邦巡回控訴裁は、Zipitが提示した「限られた証拠」である不都合に関する一般的な主張をしたZipitのCEOによる1ページの宣言に着目したことである。この結論的宣言は、カリフォルニア州での訴訟が違憲となるほどの不合理な負担となることを証明するものではなかった。Id. at 1379. また、連邦巡回控訴裁は、Zipitがジョージア州で訴訟を起こしたことを指摘し、このことによりAppleがカリフォルニア州の裁判所で宣言的判決を求める訴訟を起こすことを合理的に予見できたはずであるとした。

　第4のBurger King要因（「最も効率的な論争の解決」を得る）に関して、連邦巡回控訴裁は、訴訟によらずに論争を解決することの重要性が第4のBurger King要因を「正当に示唆する」とするRed Wing Shoe判決の先行言明を認めた。Id. at 1380. この要因は、カリフォルニア州におけるZipitの裁判権を認めることに不利なものであったものの、連邦巡回控訴裁は、本件に特有の特定の事実に照らし、この要因を軽視した。連邦巡回控訴裁は、ZipitとAppleの最初の接触は、和解の試みと見なすことができると指摘する一方で、両当事者のコミュニケーションは、「数年にわたり、ライセンス交渉を超えて、その特許の売却を含むまでに至った 」と判断している。Id. Burger Kingの5つの要因を総合的に判断し、連邦巡回控訴裁は、Zipitに対する裁判権の行使は、「Zipitの接触の性質と範囲を考慮すると、やむを得ず、憲法上不合理とはならない」と判断した。Zipitは、Appleとの紛争を裁判外で解決しようとしただけではなく、Appleが特許ライセンスを必要としないと述べた後に侵害の主張を拡大し、最終的にZipitはAppleを特許侵害で提訴した」Id. at 1381.

Apple v. Zipit判決の影響

Trimble判決以降、そしてZipit判決以降も、訴訟前の話し合いに参加する両当事者は、侵害の疑いに関する連絡を送る前に、引き続き慎重に考える必要がある。管轄権に関しての線引きは、当分の間、ケースバイケースで行われると思われるが、連邦巡回控訴裁の最近の判例からは、一定の原則が浮かび上がってくる。訴訟前のコミュニケーションが長期に及び（Trimble判決、Zipit判決）、特許の行使または弁護に重要な形で関連し（Xilinx判決）、徐々に増幅される要求を含む場合（Zipit判決）に対人管轄権が認められる可能性が高くなる。選択したフォーラムでの訴訟行使権限を維持したい特許権者は、クレームを通告して法廷外での問題解決を試みることと、選択した管轄地で最初に出願し、後で交渉を試みるという戦略との間のバランスを取る必要がある。特許権者が宣言的判断の申し立てに直面する場合、Zipitは、企業がフォーラムに物理的に存在せず、発明者がフォーラムに居住していないことを示す短い定型的な宣言、という棄却申し立てへの不十分な根拠となる例を示しており、有益である。被疑侵害者のホームフォーラムでの訴訟を避けようとする当事者は、具体的な情報に裏付けられた有意義な努力を行い、そのようなフォーラムでの訴訟が不合理である理由を裁判所に示す必要がある。一方、被疑侵害者は、特許権者と関わりを持ち、訴訟前のコミュニケーション量を増加させることにさらなるインセンティブがある。これらの変遷は、Trimble判決とZipit判決における連邦巡回控訴裁の判決を裁判所が解釈し、適用することによって、引き続き展開されていくことであろう。

クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表　ライアン･ゴールドスティン