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• 「特許審査におけるProsecution Lachesの法理（特許取得手続懈怠の法理）に関する最近の動向」
   (24/05/24)

  
  

特許取得手続懈怠の法理（doctrine of prosecution laches）は特許訴訟における衡平法上の抗弁であり、その歴史は1900年代初頭に遡る。 Woodbridge v. United States, 263 U.S. 50 (1923); Webster Elec. Co. v. Splitdorf Elec. Co., 264 U.S. 463 (1924)を参照。 被疑侵害者は、特許権者の訴訟遅延が不合理かつ理不尽であり、遅延に起因する相応の不利益がある場合、この抗弁を行使して特許を執行不能にすることができる。 特定の競争相手を保護することを目的とする従来の訴訟遅延とは異なり、特許取得手続懈怠の法理の主な目的は公共の利益に資することである。 例えば、最高裁判所は、「発明者及び特許出願人が、弁解の余地なく、意図的に、実際の発明の日を超えて特許権の存続期間の開始を延期し、その結果、有用な発明の自由な公衆の享受を延期するような行為は、法令を回避するものであり、その慈悲深い目的を逸脱するものである」と表明している。 Woodbridge, 263 U.S. at 50.

過去100年にわたり、特許取得手続懈怠の法理は、主に「サブマリン」特許の文脈で提起され、適用されてきた。「 サブマリン特許」とは、パテントファミリーの継続出願と放棄を連続して行うことで、パテントファミリーを可能な限り存続させ、特許権者が業界の暫定的な発展をカバーするクレームを作成できるようにする、特許権者によるかつての慣行を指す。 1990年代に米国特許法が改正される以前は、米国特許の存続期間は発行から17年であったため、サブマリン特許戦略を採用する特許権者は、業界が技術を採用した後に特許クレームを発行し、その特許クレームの存続期間を延ばすことができた。 このような特許の存在は、特許権者にとって好都合なタイミングが来るまで隠されたままであり、そのタイミングで特許が発行され、企業や公衆を油断させるために「表面化」するのである。

しかし、1995年6月8日、関税貿易一般協定（GATT）のウルグアイ・ラウンド交渉の採択により、特許の存続期間が発行から17年から出願から20年に変更された。 この変更により、新ルールが制定される直前の1995年初頭には特許出願がPTOに殺到し、後に "GATTバブル "と呼ばれるようになった。 新しい規則が施行された後、特許権者は一般的に特許の「サブマリン化」を思いとどまった。審査が遅れても、特許の全体的な存続期間には実質的な影響がなかったからである。 それにもかかわらず、GATTバブルの一環として数多くのサブマリン特許が出願され、後に訴訟となり、特許取得手続懈怠の法理の抗弁の復活につながった。 例えば、In re Bogese, 303 F.3d 1362, 1369 (Fed. Cir. 2002) (8年の遅延に基づき特許を執行不能と判断); Symbols Techs., Inc. v. Lemelson Med., 277 F.3d 1363, 1366-68 (Fed. Cir. 2002) (18-39年の遅延により主張された特許を執行不能と判断); Cancer Rsch. Tech. Ltd. v. Barr Labs., Inc., 625 F.3d 724, 728-29 (Fed. Cir. 2010)(特許権者の審査遅延は、状況を総合して不合理かつ許し難いものであり、遅延に起因する不利益があることを要求)。

GATT改正から数十年が経過した現在でも、連邦巡回控訴裁は、GATTバブルのサブマリン特許の審査経過が問題となるケースに直面している。 https://www.quinnemanuel.com/the-firm/publications/lead-article-snooze-think-again-prosecution-laches-and-why-applicants-and-litigants-should-beware/
（2022年2月8日）参照。

例えば、Hyatt v. Hirshfeld事件では、GATTバブル期に出願された4件の特許出願に関連して、特許取得手続懈怠が争われた。 998 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2021)。 この事件で争点となったのは、特許権者であるハイアットが出願した4件の特許請求の範囲に対するPTOの拒絶であった。 Hyattは拒絶されたクレームの発行を求め、35 U.S.C. 第145条に基づき訴訟を提起し、PTOは審査経過に基づく訴えの却下を求めた。 PTOの主張は、Hyattは、主張された出願日から12年から28年後に請求を追加するなど、出願手続きに遅滞のパターンを繰り返してきたというものであった。 連邦地裁は、特許取得手続懈怠は問題となった特許出願の発行の妨げにはならないと結論づけた。 しかしながら、控訴審でCAFCは、連邦地裁が、ハイアットの請求および出願の審査遅延が不合理かつ許し難いものであったことを示す事実や、ハイアットがPTOの審査を妨害したことを示す事実など、「総合的な状況」を考慮しなかったことが誤りであったと判断し、その判断を取り消し、差し戻した。

特許取得手続懈怠の法理は、特許権者が数百件のGATTバブル出願を行ったもう1つの事件、Personalized Media Commc'ns v. Apple Inc.（以下「PMC」事件）において、連邦巡回控訴裁判所により再び取り上げられた。 57 F.4th 1346 (Fed. Cir. 2023)。 PMC事件では、CAFCは、特許権者が対象出願を提出するまでに8～14年、審査請求 を提出するまでに少なくとも16年待たされたことなどの事情を総合的に判断し、特許取得手続懈怠の法理による権利行使不能を連邦地裁が認定したことを支持した。 特に、特許の独占期間の延長が懸念されたものの、連邦地裁とCAFCは、特許権者が特許請求の範囲に被告となる主題（すなわち、「主題である暗号化と復号化の制限」）を導入するのが理不尽に遅れたことを、特許取得手続懈怠を認定する根拠の1つとして特に言及した。

伝統的に「サブマリン特許」の文脈で提起されてきたにもかかわらず、特許取得手続懈怠の法理は広範な衡平法上の法理であるため、実務家はその要素と政策目標がより広範な文脈で適用可能であることを認識しておく必要がある。 例えば、クイン・エマニュエルは最近、特許権者の審査遅延が対象特許の存続期間を延長するものではなかった2件のポストGATT特許に対する抗弁として、特許取得手続懈怠の法理を提起することに成功した。 Sonos, Inc. v. Google LLC事件では、特許権者であるSonosは、問題となった2件の特許を10年以上待って出願し、請求に新しい係争物を追加した。Sonosは、特許の寿命を延ばすためではなく、Googleと業界がすでに告発された技術をリリースした後に、Googleに特許を押し付けるためにこのようなことをしたのである。 No. C 20-06754 WHA, 2023 WL 6542320, at *2 (N.D. Cal. Oct. 6, 2023)。カリフォルニア州北部地区のウィリアム・H・アルサップ判事は、Sonosが問題となっている特定の係争物を特許請求の範囲に導入するのに10年以上かけたこと、またさらに重要な点として、新たに追加された係争物はSonosの優先権出願によってサポートされておらず、またSonosの優先権出願に開示されていなかったことなど、状況を総合的に判断して、Sonosの特許請求の範囲に特許取得手続懈怠が認められると判断した。裁判所は、「2019年、提訴された特許の出願審査中に、Sonosは、挿入された事項は新規のものではないと特許審査官に伝えたにもかかわらず、新しい事項を挿入するために明細書を修正した」と認定した。 id. at *1. さらにSonosは、PTOの「トラック・ワン」優先審査手続を利用して2件の出願の審査を加速させ、同時に7万ページを超える先行技術やその他の文書をPTO審査官に開示した。 *12-13。

注目すべきは、連邦地裁は、その分析の一環として、特許取得手続懈怠の法理がGATT後の特許に対 しては依然として有効な抗弁であることを明示的に認めたことである。 連邦地裁は、例えば、もしGATT後の特許出願に関して特許法理が消滅しているのであれば、「1995年以降に出された意見で連邦巡回控訴裁がそう言うことは容易であっただろう」と指摘した。 19頁。 連邦地裁はさらに、最高裁は衡平法上の抗弁の文脈における特許権の存続期間のニュアンスにはあまり関心がなく、公衆を犠牲にして利益を得るための特許独占の操作に関心があるとした。

Sonos判決で争点となったGATT後の2件の特許の存続期間の延長はなかったが、それでも連邦地裁は、特許権者の「意図的な遅延」によって「Google,他の企業や消費者に多大な犠牲を強いて、発明を実施する公衆の権利に事後的に制限を課した」ことを考慮し、特許取得手続懈怠の法理の適用が正当化されると判断した。 20頁。

要点
最近の米連邦巡回控訴裁判所のPMC判決およびカリフォルニア州北部地区Sonos 判決は、GATT後の特許に直面した場合であっても、特許取得手続懈怠の法理は被疑侵害者の抗弁手段 として依然として有効であることを示している。 特許権者および訴訟当事者は、関連する事実パターン、特に、特許権者がパテントファミリーにおいて連続的に継続出願を行い、特許権者の対応する優先権出願から長期間経過後に市場で発売された製品や技術に特化したクレーム文言を作成したと思われる事実パターンを特定するよう注意すべきである。

クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法事務弁護士事務所
東京オフィス代表　ライアン･ゴールドスティン